GR Legal ottiene una importante pronuncia in tema di deposito del marchio in mala fede e danni punitivi
GR Legal ha assistito con successo un importante gruppo canadese operante nel settore della importazione e distribuzione di prodotti alimentari italiani in una lunga battaglia legale iniziata in sede cautelare, intrapresa al fine di ottenere il ritrasferimento di un marchio depositato da una società campana che operava da anni come suo fornitore, nonché la condanna al risarcimento danni. Il gruppo canadese è stato assistito sia in sede cautelare che di merito dal socio di GR Legal Aurelio Richichi .
Con recente sentenza, ancora non definitiva, la Corte di Appello di Napoli ha disposto il trasferimento del marchio depositato in favore del gruppo canadese ed ha condannato la società campana alla retroversione degli utili realizzati, sebbene non vi fosse commercializzazione in Italia dei prodotti con tale marchio da parte del gruppo canadese ma solo esportazione verso l’estero. La Corte ha qualificato la misura della retroversione degli utili come un rimedio restitutorio atipico con una funzione di prevenzione e deterrenza, oltre che sanzionatoria, individuando dunque nell’art. 125, comma 3, c.p.i. una norma che introduce nel nostro sistema il “risarcimento punitivo” di origine anglosassone (i c.d. punitive damages), ritenendo peraltro tale conclusione avallata dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 16601/2017. La Corte ha condannato la società campana a risarcire il danno emergente quale ristoro delle spese sostenute dalle società canadesi per fronteggiare la condotta anticoncorrenziale.
La sentenza si segnala anche in quanto ha ritenuto di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 2, c.p.i. in tema di deposito del marchio in mala fede alle ipotesi in cui sia leso l’interesse al conseguimento del diritto di esclusiva da parte del preutente anche in “mancanza di un programma per l’immediata registrazione del marchio in Italia”, rilevando dunque anche un interesse al conseguimento futuro del diritto di esclusiva.
