Trademark squatting: Impatia riacquisisce i propri marchi in Cina con Legance

Impatia, società italiana specializzata nella realizzazione e commercializzazione di tavoli da gioco di lusso, ha vinto una serie di opposizioni innanzi al China National Intellectual Property Administration – CNIPA contro il deposito, effettuato da parte di una società competitor cinese, di alcune domande di marchio aventi ad oggetto i nomi dei suoi principali articoli di arredo. Impatia è stata assistita da un team cross-border di Legance coordinato dal senior counsel Jacopo Graffer (nella foto a sinistra) e dal senior associate Francesco Chierichetti (nella foto a destra).

Il caso

Impatia da diversi anni commercializza in tutto il mondo una gamma di tavoli da gioco di lusso in tutto il mondo. Nel 2022 una società cinese attiva nel settore dell’arredo, rilevando che Impatia non vantava diritti di marchio registrati sul territorio cinese a tutela dei nomi dei propri articoli ivi commercializzati, ha depositato una serie di domande locali di marchio al fine di acquisire diritti di esclusiva su tali nomi. Si tratta del fenomeno meglio conosciuto come “trademark squatting” – diffuso in particolare in Cina e, più in generale, in tutti i Paesi che riconoscono una tutela assai limitata al marchio di fatto, ovvero al marchio utilizzato e non registrato – che consiste nella sistematica registrazione di marchi altrui all’interno di specifici territori dove detti marchi vengono commercializzati dal legittimo titolare senza, tuttavia, essere oggetto di registrazione. Ciò avviene con l’intento di sfruttare le registrazioni così ottenute in chiave anticoncorrenziale, per esempio tentando di rivenderle, una volta ottenute, proprio al legittimo titolare o, talvolta, anche per impedire a quest’ultimo di sfruttare i nomi dei propri articoli.

In assenza di marchi anteriori registrati sul territorio cinese, per ottenere il rigetto delle domande di marchio in questione, Impatia ha dovuto collazionare la documentazione volta a dimostrare di aver utilizzato in maniera apprezzabile i relativi segni anche sul territorio cinese, tanto da lasciare presumere che, sebbene tali segni non fossero oggetto di valida registrazione, il concorrente che ha effettuato i depositi non avrebbe potuto non conoscerli e che, dunque, abbia agito nella consapevolezza di ledere un diritto altrui.